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プロフィール

【弁理士】今 智司

Author:【弁理士】今 智司
今(こん)知的財産事務所の所長ブログです。2011年1月に独立開業しました。MOT系弁理士です。知財はビジネスに役立たせてこそだ!と考え、技術、デザイン、ブランドの知財複合戦略を考えています。

今知的財産事務所

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ときどき、特許事務所に頼んだのにうまく知財権が取得できなかった、と相談を受けます(セカンドオピニオン的なものですね)。

よくよく話を聞くと、弁理士がうまく話を聞き出せていなかったとか、依頼者の方が自分たちが行うビジネスについて弁理士に伝えなかったとか(弁理士が聞き出そうともしていなかったことが多いですが)、依頼者と弁理士との間のコミュニケーション不足に基づくことが多いようです。
 
弁理士は、どのような権利内容にするのかを考えて特許や商標の出願書類を作成するわけですが、その権利、どのように使うのか?もっと言えば、顧客(←依頼者のお客さんです)にどのような価値を提供するためにどのようなビジネススキームを構築し、その中のどこで使うのか?ということを明確にしておかないと、適切な権利内容にならない場合があります。

弁理士は知財の専門家である、と言ってもビジネスの専門家であるとは限りません。特に、企業によってビジネスモデルはまちまちで、しかも、何か新しいことをやろうとしているのであれば、いくらビジネスに詳しい弁理士であったとしても、何も説明しないままでは何もわかりません。

したがって、特許権や商標権を取得しようとする際、上記のように特許や商標に直接かかわる部分だけでなく、なるべく、ビジネスの全体(構想も含む)について弁理士に伝える必要があります。

これを伝え忘れると、的外れな権利内容になる可能性が高くなってしまいます。

また、特許の場合、ビジネス全体について弁理士に伝えることが多いと思いますが、商標ではその点を伝えることを見落としがちかもしれません。

商標登録出願の場合、ネーミングやマーク等と指定商品・指定役務とを特定する必要があります。この指定商品・指定役務の特定も、本来はビジネス全体を考慮しなければなりません。

指定商品・役務について特許庁審査基準のコピペで済ませていたりする例も見受けられますが、出願を急がなければならない等の理由から、その点はまだ仕方がないとも思えます。

しかし、出願人が弁理士にこれからやろうとしているビジネスについて将来構想も含めて伝えないと、本来必要である指定商品・指定役務について商標権を取得できないこともあります(以前、相談を受けた案件では、実際に行っているビジネスについて指定役務が網羅されていないことがありました。ちょっとお客さんから話を聞けば分かることなのに、なぜその指定役務を記載していないのか、理解に苦しむものでした。)。

弁理士を使う場合、上記のような点は最低限、気を付ける必要があります。

なお、弊所の場合は通常はこちらから伺いますが。。。
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2017/06/12(月) 13:16 | コメント:0 | トラックバック:0 |
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